Čl. I

K bodu 1 (§ 1)

Tento zákon zapracovává příslušná ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, a zajišťuje sbližování s právními předpisy členských států o ochranných známkách.

Směrnice, k jejíž transpozici byla připravena novela zákona o ochranných známkách, výslovně požaduje v článku 54 odst. 1, aby členské státy uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí s tím, že tyto právní předpisy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici zrušenou touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. S ohledem na okolnost, že dosud platné právní předpisy neobsahovaly odkaz na směrnici, není třeba směrnicí požadované prohlášení v návrhu novely zákona uvádět.

K bodu 2 (§ 1a)

Změnou oproti stávající úpravě je v souladu se směrnicí a nařízením o ochranné známce EU skutečnost, že ochrannou známkou může být i takové označení, které není způsobilé grafického znázornění, avšak je vyjádřeno způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Podle dosavadní právní úpravy muselo být označení, aby mohlo být ochrannou známkou, schopné grafického ztvárnění. Taková označení chápeme jako tradiční ochranné známky. Nově navrhovaná definice neomezuje přípustné prostředky vyjádření na grafické nebo vizuální, ale otevírá možnost zapsat ochranné známky, které jsou vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky. Takové ochranné známky se označují jako netradiční ochranné známky (např. zvukové, pohybové, holografické, multimediální apod.). Cílem směrnice není neomezeně rozšiřovat přípustné způsoby vyjádření označení, ale umožnit v tomto ohledu větší flexibilitu a současně zajistit větší právní jistotu.

Preambule směrnice v bodě 13 tento úkol definuje takto: "Je proto žádoucí vyhotovit přehled příkladů označení, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Ke splnění cílů systému zápisu ochranných známek, kterými je zaručit právní jistotu a řádnou správu, je rovněž nezbytné vyžadovat, aby označení bylo možno vyjádřit způsobem, který je jasný, přesný, samostatný, snadno přístupný, srozumitelný, trvalý a objektivní. Mělo by být proto povoleno, aby označení bylo vyjádřeno jakoukoli vhodnou formou využívající obecně dostupných technologií, která nemusí být nutně grafická, jestliže toto vyjádření nabízí v tomto směru dostatečné záruky".

Navrhovaná úprava rozšiřuje dosavadní druhy ochranné známky a v příloze č. 1 uvádí ochrannou známku slovní, obrazovou, prostorovou, poziční, se vzorem, tvořenou pouze barvou bez obrysů, zvukovou, pohybovou, multimediální, holografickou a jiné druhy ochranných známek, které neodpovídají žádnému z uvedených druhů ochranných známek.

Netradiční druhy ochranných známek přinesou na činnost všech zápisných úřadů nové nároky - každý bude moci stanovit, jaké formáty pro přihlašování takových známek bude přijímat (např. u zvukových známek: JPEG nebo MP3, u multimediálních: MP4 a u pohybových nebo holografických: JPEG nebo MP4), přičemž zásadním předpokladem pro zápis bude jejich reprodukovatelnost tak, aby bylo možné určit rozsah poskytnuté ochrany.

Úřad zveřejní na svých internetových stránkách technické požadavky na vyjádření přihlašovaného označení v elektronické podobě. Skutečnost, že rejstřík je veden v elektronické podobě a je dostupný on-line, umožní zapsat jako ochranné známky i zvuky.

Jakkoli český překlad směrnice vymezuje v čl. 3 subjekty známkových práv jako "podnik" ("odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků"), přiklání se předkládaný návrh k pojmu "osoby", jak je vymezen v občanském zákoníku a jak byl vymezen ve stávajícím zákoně o ochranných známkách.

Navržená úprava odpovídá čl. 3 směrnice.

K bodům 3 až 6 (§ 2)

Navržená úprava pouze reflektuje změny v terminologii směrnice a nařízení o ochranné známce EU. Doposud užívaná ochranná známka Společenství se stává ochrannou známkou EU a Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) je nově označován jako Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Rovněž byl upraven název orgánu, který zapisuje mezinárodní ochranné známky, na Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví.

Odkaz na nařízení Rady odpovídá označení konsolidovaného znění tohoto unijního právního předpisu, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.

Navržená úprava je v souladu se směrnicí a nepřinese změny ve stávající praxi.

K bodům 7 až 10 (§ 3)

Pojem "seniorita" je definován jako vstup ochranné známky EU do práv, která v konkrétním členském státě vyplývají pro totožného vlastníka z jeho starší identické národní nebo mezinárodní ochranné známky. Tento postup pak vlastníkovi ochranné známky EU umožňuje pokračovat v právech z národní nebo mezinárodní ochranné známky i tehdy, pokud by tato národní nebo mezinárodní ochranná známka již neměla účinky a na daném území měla nadále účinky pouze shodná ochranná známka EU.

Odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady odpovídá označení konsolidovaného znění tohoto unijního právního předpisu, tedy nařízení o ochranné známce EU.

Navržená úprava odpovídá čl. 5 odst. 2 směrnice.

Datum podání se mění na den podání v souladu s terminologií užívanou směrnicí.

K bodu 11 (§ 4)

Úpravy tohoto ustanovení, včetně úpravy nadpisu nad označením § 4 jsou provedeny k dosažení plné kompatibility absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti ochranných známek s důvody, jak jsou vyjmenovány ve směrnici. Východiskem pro úpravu nadpisu je skutečnost, že podle zákona o ochranných známkách k zamítnutí přihlášky dochází z důvodů hmotněprávních, zatímco k odmítnutí dochází z důvodů procesních (§ 21 návrhu zákona).

Navržená úprava odpovídá čl. 4 směrnice.

K bodům 12 až 14 [§ 4 písm. a), c) a d)]

Legislativně technické úpravy odpovídají znění čl. 4 odst. 1 směrnice a pouze zpřesňují aplikaci právní normy.

K bodu 15 [§ 4 písm. e)]

Podle dosavadní právní úpravy mohla být přihlašovaná označení zamítnuta nebo ochranné známky prohlášeny za neplatné, pokud jsou tvořeny výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z povahy samotného výrobku, tvarem, který je nezbytný pro dosažní technického výsledku nebo který dává výrobku podstatnou hodnotu. Směrnice s ohledem na netradiční ochranné známky rozšiřuje tento absolutní důvod zamítnutí/neplatnosti i na jiné vlastnosti označení, než je tvar.

Navržená úprava odpovídá čl. 4 odst. 1 písm. e) směrnice.

K bodu 16 [§ 4 písm. h)]

Nová úprava v ustanovení § 4 písm. h) umožňuje ochranu názvům odrůd rostlin zapsaných v souladu s právními předpisy a mezinárodními dohodami [např. zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) a nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech].

Navržená úprava odpovídá čl. 4 odst. 1 písm. l) směrnice.

K bodu 17 [§ 4 písm. j)]

Legislativně technická úprava provedená v tomto ustanovení odpovídá ustanovení čl. 4 odst. 3 písm. c) směrnice a nezakládá změny ve stávající aplikaci.

K bodu 18 [§ 4 písm. l)]

Preambule ke směrnici v bodě 15 uvádí: "Aby bylo zajištěno, že úrovně ochrany, jež zeměpisným označením uděluje unijní a vnitrostátní právo, jsou používány při přezkoumání absolutních a relativních důvodů pro zamítnutí zápisu v celé Unii jednotným a komplexním způsobem, měla by tato směrnice ve vztahu k zeměpisným označením obsahovat stejná ustanovení jako nařízení (ES) č. 207/2009. Dále je vhodné zajistit, aby bylo uplatnění absolutních důvodů rozšířeno rovněž na chráněné tradiční výrazy pro víno a zaručené tradiční speciality".

Podle daného ustanovení se tedy do rejstříku nezapíší:

- ochranné známky, jež jsou ze zápisu vyloučeny podle unijních nebo vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních dohod, jichž je Evropská unie nebo daný členský stát stranou, které poskytují ochranu označením původu a zeměpisným označením;

- ochranné známky, jež jsou ze zápisu vyloučeny podle unijních právních předpisů nebo mezinárodních dohod, jichž je Evropská unie stranou, které poskytují ochranu tradičním výrazům pro víno;

- ochranné známky, jež jsou ze zápisu vyloučeny podle unijních právních předpisů nebo mezinárodních dohod, jichž je Evropská unie stranou, které poskytují ochranu zaručeným tradičním specialitám.

Navržená úprava odpovídá čl. 4 odst. 1 písm. i), j) a k) a odst. 3 písm. a) směrnice.

K bodu 19 [§ 4 písm. m)]

Zrušení tohoto ustanovení je v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 směrnice.

Dosavadní absolutní důvod zamítnutí ochrany z důvodu nedostatku dobré víry při podání přihlášky ochranné známky bude nadále uplatňován pouze jako relativní, a to k návrhu v rámci řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

K bodu 20 (§ 6)

Ustanovení § 6 se zrušuje a v souladu se směrnicí se důvod zamítnutí přesouvá mezi relativní důvody do ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), které může uplatnit pouze osoba, jejíž práva by mohla být přihláškou dotčena. Úprava odstraňuje nesoulad v postavení vlastníků ochranných známek v řízeních před Úřadem a EUIPO. Touto změnou rovněž dochází k sjednocení právní úpravy s nařízením o ochranné známce EU, včetně nově zaváděné možnosti bránit se námitkám podáním žádosti o prokázání užívání starší ochranné známky.

Zrušení tohoto ustanovení odpovídá ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice.

K bodu 21 (§ 7 odst. 1 a 2)

V důsledku toho, že došlo ke zrušení § 6, bylo nutno nově v § 7 odst. 1 písm. a) stanovit námitkový důvod pro vlastníka ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je zapsána pro shodné výrobky a služby, jako nárokuje přihlašované označení. V případě uplatnění námitky vlastníkem shodné známky již Úřad nebude zkoumat, zda dochází k zásahu do práv s výjimkou případného doložení užívání starší ochranné známky a jeho rozsahu.

Navržená úprava odpovídá čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice.

Pokud jde o "pravděpodobnost asociace" a "veřejnost", uvedené u námitkových důvodů podle § 7 odst. 1 písm. b) a e), jde o zavedené termíny, které je třeba vykládat ve smyslu ustálené judikatury. Podle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-251/95 (Sabel BV proti Puma AG) kritérium pravděpodobnosti záměny, které zahrnuje i pravděpodobnost asociace s dřívější ochrannou známkou, musí být interpretováno v tom smyslu, že pouhá asociace, která může být vyvolána na straně veřejnosti mezi dvěma ochrannými známkami následkem jejich analogického významu obsahu, není sama o sobě dostačující pro konstatování, že existuje pravděpodobnost záměny. Pojem pravděpodobnosti asociace není alternativou pravděpodobnosti záměny, ale slouží k vymezení jejího rozsahu. Pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou znamená vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, tzn., že slouží zejména k definování rozsahu nebezpečí záměny. Posouzení a hodnocení pravděpodobnosti záměny je otázkou ryze právní, nikoli otázkou skutkovou.

Veřejností se v kontextu tohoto zákona rozumí relevantní část veřejnosti, které jsou výrobky či služby určeny. Relevantní veřejnost představuje relevantní spotřebitel, který ve známkovém právu zahrnuje co nejširší okruh dotčených osob. Podle unijní judikatury a ustálené praxe je za spotřebitele považován "průměrný, běžně informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel" (rozsudek SDEU ve věci C-210/96, Gut Springenheide und Tusky).

Navržená úprava námitek v § 7 odst. 1 písm. c) z titulu obrany ochranné známky s dobrým jménem v souladu se směrnicí uvádí, že neoprávněné těžení je zapovězeno jen tehdy, pokud by užívání bylo "bez řádného důvodu". Uvedený námitkový důvod se týká přihlašovaného označení, bez ohledu na to, zda má být zapsáno pro shodné, podobné či nepodobné výrobky, pro které je zapsána starší ochranná známka s dobrým jménem.

Navržená úprava námitek v § 7 odst. 1 písm. c) slučuje dosavadní ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) až e) do jednoho, neboť se všechna týkala zásahu do práv z ochranné známky (národní a mezinárodní ochranné známky, ochranné známky EU a všeobecně známé známky), která má dobré jméno. Dobré jméno na území České republiky se tedy bude týkat národní ochranné známky a mezinárodní ochranné známky s účinky v ČR a dobré jméno na území Evropské unie se týká ochranné známky EU a mezinárodní ochranné známky s účinky na území Evropské unie.

Ochranná známka s dobrým jménem může být uplatněna proti zápisu přihlašovaného označení bez ohledu na to, zda má toto označení být zapsáno pro shodné, podobné či nepodobné výrobky, pro které je zapsána starší ochranná známka s dobrým jménem. Zároveň musí být splněna podmínka, aby užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Navržená úprava odpovídá čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice.

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) implementuje čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice a stanoví, že ochranná známka se nezapíše, pokud přihlášku ochranné známky podal zástupce vlastníka na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže zástupce své jednání řádně odůvodnil. Pojem zástupce zahrnuje všechny dosavadní pojmy § 7 odst. 1 písm. f), jako je jednatel, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka.

Toto ustanovení odpovídá čl. 6septies odst. 1 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví16). Navržená úprava odpovídá čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice.

Ustanovení dosavadního § 7 odst. 1 písm. g) je nově obsaženo v § 7 odst. 1 písm. e). Námitky proti zápisu přihlašovaného označení je oprávněn podat uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který toto právo nabyl přede dnem podání přihlášky ochranné známky. K prokázání svého práva pak namítající musí doložit, že jeho právo je dostatečně silné, aby zabránilo zápisu přihlášeného označení; tuto skutečnost bude namítající dokazovat zpravidla překonáním místního dosahu. Současně musí být splněna podmínka existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují.

Navržená úprava odpovídá čl. 5 odst. 4 písm. a) směrnice.

Navržená úprava § 7 odst. 1 písm. f) odpovídá čl. 5 odst. 4 písm. b) body i) a ii) směrnice. Legislativně technická úprava provedená v ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) odpovídá ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. c) body i) a ii) a odst. 4 písm. b) bod iv) směrnice. Tato úprava zahrnuje i ochranu práv na označení původu a zeměpisných označení.

Zrušení ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) odpovídá ustanovení čl. 5 odst. 4 písm. c) směrnice. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky bude posuzován na návrh třetí osoby jen jako důvod prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Navržená úprava v ustanovení § 7 odst. 2 upřesňuje okruh osob oprávněných k podání námitek přihlašovatele ochranné známky uvedené v § 3 písm. c) a žadatele o zápis práva z jiného průmyslového vlastnictví podle odst. 1 písm. h), bude-li toto právo zapsáno.

K bodu 22 (§ 8 odst. 2)

Legislativně technická úprava provedená v ustanovení § 8 odst. 2 nezakládá nové povinnosti.

K bodu 23 [§ 8 odst. 2 písm. c)]

Navržená úprava pouze definuje dosavadní normu, a to tak, aby bylo dosaženo shodné aplikace, jakou vyžaduje směrnice.

Navržená úprava odpovídá čl. 10 odst. 2 písm. c) směrnice.

K bodu 24 [§ 8 odst. 3 písm. e) a f)]

Nové ustanovení v odst. 3 písm. e) výslovně stanoví, že porušení práv z ochranné známky zahrnuje také užívání označení jako obchodní firmy nebo podobného označení, pokud se používají pro účely rozlišení výrobků nebo služeb. Toto nové ustanovení je v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie ve věci C-17/06 (Celine), kde se uvádí: "Užívání obchodní firmy, obchodního jména nebo označení provozovny totožných se starší ochrannou známkou třetí osobou, která k tomu nebyla oprávněna, v rámci činnosti uvádění na trh výrobků totožných s těmi, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, představuje užívání, které je vlastník uvedené ochranné známky oprávněn zakázat podle čl. 5 odst. 1 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, pokud se jedná o užívání pro zboží, které zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky".

Navržená úprava řeší situaci kolize mezi označením právnické osoby nebo obchodní firmy a označením zboží ochrannou známkou. Dosavadní úprava řešení této kolize nebyla přesná.

Navržená úprava odstavce 3 písmene e) odpovídá čl. 10 odst. 3 písm. d) směrnice.

V novém ustanovení § 8 odst. 3 písm. f) se upřesňuje vztah zákona ke směrnici č. 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě17). Výslovně se v zákoně o ochranných známkách stanoví, že vlastník ochranné známky je oprávněn zakázat třetím osobám používat označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s uvedenou směrnicí. Ustanovení směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě je provedeno v § 2980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Navržená úprava odstavce 3 písmene f) odpovídá čl. 10 odst. 3 písm. f) směrnice.

K bodu 25 (§ 8 odst. 4)

Za účelem účinnější obrany vlastníka starší ochranné známky proti vstupu výrobků porušujících práva z jeho ochranné známky a uvádění těchto výrobků na trh se nově výslovně vymezuje právo vlastníka starší ochranné známky bránit v přepravě výrobků v rámci obchodního styku z třetích zemí do České republiky, aniž by zde byly propuštěny do volného oběhu.

Tento nárok vlastníka ochranné známky zaniká, pokud v rámci následných řízení zahájených u soudního nebo jiného orgánu, který má pravomoc vydat rozhodnutí o tom, zda byla porušena práva k zapsané ochranné známce, deklarant nebo držitel zboží prokáže, že vlastník zapsané ochranné známky není oprávněn zakázat uvádění daných výrobků na trh v zemi konečného určení.

Toto ustanovení proto nabízí zvýšenou ochranu, neboť umožňuje vlastníkům ochranných známek reagovat na případné porušení dříve, než je uvedené zboží propuštěno do volného oběhu na území České republiky. Toto ustanovení se nedotkne ochrany práva koncových spotřebitelů.

Úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

Navržená úprava odpovídá bodu 21 až 23 preambule a čl. 10 odst. 3 písm. c) a odst. 4 směrnice.

K bodu 26 (§ 8 odst. 5)

Legislativně technická úprava provedená v tomto ustanovení nezakládá nové povinnosti.

K bodu 27 (§ 8a)

Ustanovení zvyšuje právní ochranu vlastníků ochranných známek proti padělkům. Vlastník ochranné známky může bránit takovým jednáním, která směřují k porušování práv, jako je např. umisťování označení shodného s ochrannou známkou na obaly, štítky, etikety či bezpečnostní prvky, nebo distribuce a prodej etiket, obalů, bezpečnostních prvků či zařízení dokládajících pravost, jejichž použití by představovalo porušení práv k ochranné známce.

Toto nové pravidlo odpovídá bodu 26 preambule: "Aby mohli vlastníci zapsaných ochranných známek účinněji bojovat proti padělkům, měli by mít právo zakázat umisťování označení porušujících práva z ochranné známky na výrobky, i některé přípravné kroky učiněné před takovým umisťováním".

Navržená úprava odpovídá čl. 11 směrnice.

K bodu 28 (§ 9)

Ustanovení umožňuje vlastníku ochranné známky bránit případnému "zdruhovění" této známky, které by mohlo ve svém důsledku vést ke zrušení známky podle § 31. Dochází k upřesnění textu stávajícího ustanovení, jedná-li se o tištěnou publikaci či elektronickou publikaci obsahující ochrannou známku. Takové ustanovení nepředstavuje právo vyžadovat nové vydání publikace, jen právo požadovat nápravu vadné publikace v případném dalším vydání. Pokud se týká elektronických publikací, novým vydáním se rozumí jejich aktualizace.

Navržená úprava odpovídá čl. 12 směrnice.

K bodu 29 (§ 10)

Ustanovení upřesňuje omezení účinků ochranné známky, aniž by došlo k jeho rozšíření. Navržená úprava odpovídá čl. 14 směrnice.

K bodu 30 (§ 10a, 10b)

Nové ustanovení provádí pravidlo, podle něhož práva z ochranné známky nelze uplatňovat, pokud známka není skutečně užívána. Ze slovního spojení "do podání žaloby" plyne, že ve sporu podle zvláštního právního předpisu (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), může žalovaný porušovatel práv z ochranné známky uplatnit námitku neužívání ochranné známky. Zjištění soudu, že známka není řádně užívána, však nepovede automaticky ke zrušení ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, neboť tuto povinnost zákon ukládá Úřadu.

Jakkoli se jeví, že se jedná o oprávnění využitelná jen v řízení před soudem, tedy v řízení podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, bylo s ohledem na speciálnost úpravy, která se týká jen ochranných známek jako jednoho z druhů průmyslových práv, zvolena úprava v novele zákona č. 441/2003 Sb., a nikoli novelou zákona o vymáhání práv. Možnost domáhat se práv z ochranné známky je podmíněna jejím řádným užíváním (§ 13), které se u jiných průmyslových práv nevyskytuje.

Navržená úprava odpovídá čl. 17 a 18 směrnice.

K bodům 31 až 33 (§ 11)

Ze zásady volného pohybu zboží vyplývá, že vlastník ochranné známky nemá právo zakázat její užívání třetí osobou pro výrobky, které byly jím nebo s jeho souhlasem s touto ochrannou známkou uvedeny v EU nebo v rámci Evropského hospodářského prostoru do oběhu, ledaže má vlastník oprávněné důvody bránit dalšímu uvádění výrobků na trh.

Vyčerpání práv z ochranné známky je upraveno tak, aby k němu docházelo pouze, pokud je zboží legálně uvedeno na trh kdekoli na Evropském jednotném trhu.

Navržená úprava odpovídá čl. 15 směrnice.

K bodům 34 a 35 (§ 12)

V § 12 se nově upřesňují práva vlastníka starší ochranné známky a práva uživatele staršího nezapsaného označení a jiného označení užívaného v obchodním styku.

I nadále se podmínky strpění budou zkoumat ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie ve věci C-82/09 (Budějovický Budvar): "Zápis starší ochranné známky v dotyčném členském státě není podmínkou nezbytnou pro začátek běhu lhůty pro zánik práva strpěním stanovené v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104. Podmínkami nezbytnými pro začátek běhu této lhůty, jejichž ověření přísluší vnitrostátnímu soudu, jsou zaprvé zápis pozdější ochranné známky v dotyčném členském státě, zadruhé skutečnost, že přihláška této ochranné známky byla učiněna v dobré víře, zatřetí užívání pozdější ochranné známky jejím vlastníkem v členském státě, ve kterém byla zapsána, a začtvrté skutečnost, že vlastník starší ochranné známky si byl vědom zápisu pozdější ochranné známky a jejího užívání po provedení zápisu".

Úprava reflektuje bod 29 preambule směrnice ("Z důvodů právní jistoty, a aniž jsou neoprávněně dotčeny zájmy vlastníka starší ochranné známky, je důležité stanovit, že tento vlastník již nemůže žádat prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo podávat námitky proti užívání pozdější ochranné známky, pokud vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře".)

Navržená úprava odpovídá čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice.

K bodům 36 až 38 (§ 13)

Ustanovení stanoví povinnost vlastníka svou ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je známka zapsána. Rovněž došlo k upřesnění vymezení lhůt, po jejichž uplynutí nastávají následky spojené s neužíváním ochranné známky. U mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky se za den zápisu považuje den, kdy již nemůže být sděleno odmítnutí ochrany podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě. V případě, že bylo sděleno odmítnutí ochrany z důvodu podle § 4 nebo byly podány námitky z důvodu podle § 7, počítá se doba 5 let ode dne, kdy se rozhodnutí v těchto řízeních stala pravomocnými a nelze je již dále soudně napadnout.

Pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal vlastník známku řádně užívat, může být tato ochranná známka na návrh zrušena podle ustanovení § 31. Neužívaná ochranná známka rovněž nemůže být úspěšně namítána v řízení o námitkách a v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Řádné užívání ochranné známky EU se posuzuje podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, které odpovídá čl. 15 nařízení Rady č. 207/2009.

Pravidlo, že za řádné užívání ochranné známky se považuje rovněž užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost, zůstalo zachováno; nově je pak stanoveno, že se tak děje bez ohledu na to, zda je ochranná známka v užívané podobě rovněž zapsána jako jiná ochranná známka téhož vlastníka.

Za řádné užívání ochranné známky se považuje i její užívání jinou osobou, pokud se tak děje se souhlasem vlastníka, a užívání kolektivní ochranné známky nebo certifikační ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat na základě smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky nebo pravidel pro užívání certifikační ochranné známky.

Navržená úprava odpovídá čl. 16 směrnice.

K bodu 39 (§ 14)

Ustanovení týkající se některých následků neužívání (§ 14) se v důsledku nové právní úpravy stalo obsoletní. Toto ustanovení obsahovalo jen selektivně stanovené následky neužívání ochranné známky. V nově navržených ustanoveních týkajících se užívání jsou přesně uvedeny důsledky neužívání ochranné známky, a to včetně ustanovení o prokazování užívání ochranných známek.

Navržená úprava odpovídá čl. 16 směrnice.

K bodům 40 až 44 (§ 15)

Ustanovení odstavce 3 rozlišuje převod a přechod ochranné známky (§ 1670 a násl. občanského zákoníku); o zápis převodu je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran a o zápis přechodu právní nástupce původního vlastníka nebo jiná oprávněná osoba, např. obdarovaný pro případ smrti nebo správce svěřeneckého fondu (§ 1448 - 1474 občanského zákoníku).

Jakkoli směrnice neřeší, zda účinky nastávají zápisem převodu do rejstříku, navrhovaná úprava v souladu s občanským zákoníkem stanoví, že účinky převodu nastávají zápisem do rejstříku jakožto veřejného seznamu.

Ustanovení čl. 22 odst. 2 směrnice, podle něhož převod podniku jako celku zahrnuje i převod ochranné známky, je v českém právním řádu upraven v § 2175 občanského zákoníku, shodná úprava i v zákoně č. 441/2003 Sb. by tak byla redundantní.

Ustanovení čl. 22 odst. 3 směrnice vyžaduje, aby členské státy umožňovaly zápis převodu do rejstříku. Tento zápis je obligatorní v případě uplatnění vlastnických práv ve vztahu k třetím osobám.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti žádosti o zápis převodu či přechodu ochranné známky a doklady, které je třeba k žádosti přiložit, uvedeny v odstavcích 6 a 7.

Navržená úprava odpovídá čl. 22 směrnice.

K bodu 45 (§ 16)

O vyznačení změny ochranné známky na jméno zástupce je oprávněn podle čl. 6septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví požádat vlastník ochranné známky zapsané v členském státě Pařížské úmluvy na základě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým je soud České republiky, ve kterém bylo potvrzeno, že tento zástupce zneužil svého postavení vůči tomuto vlastníku a ochrannou známku přihlásil v České republice na své jméno. Úřad na žádost do rejstříku vyznačí změnu vlastníka ochranné známky na základě pravomocného rozhodnutí soudu o určení práva na vyznačení změny vlastníka ochranné známky, byla-li ochranná známka zapsána na jméno zástupce bez souhlasu vlastníka.

Navržená úprava odpovídá čl. 13 směrnice.

K bodům 46 až 50 (§ 17)

Úřad na žádost do rejstříku zapíše, že ochranná známka je předmětem zástavního práva, popřípadě jiného věcného práva, případně předmětem výkonu rozhodnutí, exekuce nebo že byla zahrnuta do majetkové podstaty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Pro zápis do rejstříku je stanovena lhůta 1 měsíce ode dne, kdy Úřad obdrží všechny podklady nezbytné pro provedení úkonu.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti žádosti o zápis jiných práv a doklady, které je třeba k žádosti přiložit, uvedeny v odstavcích 3 a 4.

Další úpravy provedené v § 17 mají legislativně technický charakter a nezakládají nové povinnosti.

Navržená úprava odpovídá čl. 23, 24 a 26 směrnice.

K bodům 51 až 54 (§ 18)

V § 18 odst. 3 se v souladu s čl. 25 odst. 4 směrnice výslovně zakládá právo nabyvatele licence vstoupit do řízení o porušení práv z ochranné známky zahájeného vlastníkem ochranné známky podle jiného právního předpisu, aby uplatnil náhradu škody, která mu vznikla. Toto právo - stejně jako právo vlastníka kolektivní ochranné známky - je výslovným požadavkem směrnice, které má napomáhat účinnějšímu vymáhání práv proti porušování.

V § 18 odst. 4 se výslovně stanoví možnost požádat o změnu zápisu licence, popřípadě ukončení licence. V souladu s ustanovením § 2358 odst. 3 občanského zákoníku licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsanému do veřejného seznamu je účinná vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu.

V § 18 odst. 5 je nově zakotveno, že ustanovení o licenci k ochranné známce se přiměřeně použije pro licenci k přihlášce. V souladu s čl. 26 směrnice je přihláška předmětem vlastnictví.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti žádosti o zápis licence a doklady, které je třeba k žádosti přiložit, uvedeny v odstavcích 5 a 6. Další úpravy provedené v § 18 mají legislativně technický charakter a nezakládají nové povinnosti.

Navržená úprava odpovídá čl. 25 a 26 směrnice.

K bodům 55 až 57 (§ 18a)

Úpravy provedené v § 18a mají technický charakter a nezakládají nové povinnosti. Výslovně se doplňuje, že ustanovení o spoluvlastnictví se přiměřeně užijí i pro přihlášku podanou více přihlašovateli. Uvedené ustanovení odpovídá ustanovením § 1115 a násl. občanského zákoníku, která se použijí subsidiárně.

Navržená úprava odpovídá čl. 26 směrnice.

K bodu 58 (§ 19)

Ustanovení vymezuje povinné náležitosti přihlášky ochranné známky.

Nově jsou upraveny náležitosti přihlášky tak, aby korespondovaly s údaji o totožnosti přihlašovatele tak, jak jsou upraveny v ustanovení § 41 odst. 2, a vyjádření přihlašovaného označení v souladu s nově zavedenou definicí ochranné známky v § 1a písm. b). Vzhledem k tomu, že přihláška představuje žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, byl vypuštěn výslovný požadavek na uvedení žádosti v přihlášce dle odstavce 2 písm. a).

Návrh zákona upravuje režim pro odstraňování vad přihlášky s tím, že u zásadních vad nově dochází k posunu dne podání přihlášky. Nejsou-li odstraněny tyto nedostatky, Úřad podanou přihlášku odmítne.

Je-li přihlašovatel zastoupen, musí přihláška obsahovat údaje o totožnosti zástupce a doklad o zastoupení.

V přihlášce přihlašovatel musí označit druh ochranné známky, jejíž zápis požaduje. Vymezení jednotlivých druhů ochranných známek a způsob jejich vyjádření je upraven v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

V odstavcích 6 až 8 jsou uvedeny požadavky na vyjádření přihlašovaného označení v elektronické nebo listinné podobě.

Navržená úprava odpovídá čl. 37 směrnice.

Ostatní navržené úpravy jsou legislativně technické povahy nezakládající žádné nové povinnosti.

K bodu 59 (§ 19a)

Nové ustanovení upřesňuje pravidla pro označování a třídění výrobků nebo služeb v přihláškách ochranných známek. Ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie [C -307/10 (IP Translator)] bylo nutné upřesnit pravidla pro označování a třídění výrobků a služeb v přihláškách. Nový § 19a stanoví požadavek, aby výrobky a služby, pro které se žádá o ochrannou známku, byly přihlašovatelem označeny dostatečně jasně a přesně, aby příslušné orgány a dotčené osoby mohly na základě samotné přihlášky určit rozsah ochrany, o níž se žádá. Užívání obecných výrazů v názvech tříd by mělo být vykládáno v tom smyslu, že zahrnuje pouze výrobky a služby, na které se jednoznačně vztahuje doslovný význam daného výrazu.

Obecné termíny obsažené v názvech tříd mezinárodního třídění nebo jiné obecné výrazy lze použít za předpokladu, že splňují požadovaná kritéria jasnosti a přesnosti. Použití obecných výrazů by mělo být vykládáno v tom smyslu, že zahrnuje pouze výrobky a služby, které spadají pod doslovný význam daného výrazu.

Výrobky a služby se nepovažují za podobné z toho důvodu, že se vyskytují ve stejné třídě podle Niceského třídění. Výrobky a služby se nepovažují za odlišné z toho důvodu, že se vyskytují v různých třídách podle Niceského třídění.

Nejsou-li odstraněny nedostatky v třídění jen pro některé výrobky nebo služby, Úřad přihlášku odmítne v rozsahu těchto výrobků a služeb (§ 21 odst. 5).

Navržená úprava odpovídá čl. 39 směrnice.

K bodům 60 až 62 (§ 20)

Legislativně technická úprava provedená v tomto ustanovení nezakládá nové povinnosti.

K bodu 63 (§ 21)

Návrh zákona v souladu se směrnicí umožňuje přihlašovateli odstranit nedostatky přihlášky ve lhůtě stanovené Úřadem. Nedostatky přihlášky přitom rozlišuje na ty, které mají dopad na určení dne, kdy se přihláška považuje za podanou a ty, které na uznání dne podání přihlášky vliv nemají.

Dle ustanovení § 21 odst. 2 v případě, že přihláška neobsahuje všechny náležitosti podle § 19 odst. 2 a je doplněna ve stanovené lhůtě, se za den podání přihlášky v tomto případě považuje den, kdy byly tyto náležitosti Úřadu doplněny. Nejsou-li tyto nedostatky odstraněny, Úřad podanou přihlášku rozhodnutím odmítne. Odmítnutí přihlášky z uvedených důvodů vychází z dosavadní právní úpravy a z ustálené praxe.

Navržená úprava odpovídá čl. 38 a 39 směrnice.

Ostatní navržené úpravy jsou legislativně technické povahy nezakládající nové povinnosti.

K bodům 64 a 65 (§ 22)

Návrh zákona opouští dosud platné pravidlo, podle něhož mohl Úřad v zápisném řízení zamítnout zápis ochranné známky z moci úřední, pokud přihlašované označení obsahovalo shodné prvky starší ochranné známky jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou. Dosavadní úprava byla v rozporu s principy stanovenými ve směrnici, která striktně rozděluje absolutní důvody (§ 4) a relativní důvody (§ 7) pro zamítnutí či neplatnost ochranné známky.

V mezinárodním kontextu je průzkum relativních důvodů z úřední povinnosti překonán. Hlavní myšlenka spočívá v tezi, že ochranné známky jsou majetkovými právy, a jelikož "vlastnictví zavazuje", je vlastník povinen se o své právo řádně starat, k čemuž mu slouží efektivní a dostupné mechanismy, např. námitky a návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Zrušení tohoto ustanovení odpovídá ustanovení čl. 5 a 43 směrnice.

K bodům 66 až 68 (§ 24)

V praxi Úřadu se lhůta pro podání připomínek do doby zápisu neosvědčila. Z tohoto důvodu dochází v souladu s ustanovením směrnice ke změně lhůty pro podání připomínek, a to do konce lhůty pro podání námitek (§ 25).

Důvodem návrhu zákona je zjednodušit proces zápisu ochranné známky, tzn. určit společnou časovou hranici, v níž se mohou třetí osoby k zápisu vyjádřit a vyloučit tak případné obstrukční jednání s cílem oddalovat zápis ochranné známky podáváním bezdůvodných připomínek, které však musí být Úřadem řádně vypořádány. Důvody, pro které lze podávat připomínky, jsou zároveň ex offo zkoumány Úřadem. Proto lze navrhovanou lhůtu pro podávání připomínek třetích osob, které nejsou účastníky řízení, od podání přihlášky do konce lhůty pro podání námitek považovat za dostatečnou a z pohledu účelnosti a efektivity řízení za zcela logickou.

Ze současné praxe vyplývá, že naprostá většina podávaných připomínek koresponduje se shodným vyhodnocením zápisné způsobilosti ze strany Úřadu nebo je založena na konfliktu se staršími právy třetích osob, které se tak snaží obcházet institut námitek.

Navržená úprava odpovídá čl. 40 směrnice.

K bodům 69 až 72 (§ 25)

Zákon výslovně stanoví, že:

- námitky lze podat na základě jednoho či více starších práv za předpokladu, že všechna náležejí témuž namítajícímu,

- námitky lze podat na základě části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je starší právo chráněno nebo k ochraně přihlášeno,

- námitky se mohou týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je podána přihláška.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti námitek, jakož i počet vyhotovení žádosti v listinné podobě uvedeny v odstavcích 5 a 6.

Uvedené ustanovení odpovídá čl. 43 směrnice.

K bodu 73 (§ 26)

Pokud mělo být o námitkách rozhodnuto negativně z důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2, bylo řízení podle dosavadní úpravy usnesením zastavováno. Vzhledem k tomu, že v odstavcích 1 a 2 se však nejedná o čistě procesní rozhodnutí, jeví se jako vhodnější rozhodnutí ve věci (zamítnutí). Tímto dochází ke sjednocení úpravy rozhodnutí v rámci řízení o námitkách.

Uvedené ustanovení odpovídá čl. 7 směrnice.

K bodu 74 (§ 26a a 26b)

Návrh zákona nově stanoví možnost, aby přihlašovatel požádal o předložení důkazu o řádném užívání starší ochranné známky za podmínek stanovených zákonem.

Pro účely projednání námitek se starší ochranná známka považuje za zapsanou pouze pro výrobky nebo služby, pro které bylo prokázáno řádné užívání, ledaže namítající předloží důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky, jakož i počet vyhotovení žádosti v listinné podobě a požadavky na důkazy uvedeny v § 26a odst. 3 až 5.

Pokud účastníci řízení o námitkách společně požádají o možnost smírného urovnání, Úřad jim k tomu v průběhu námitkového řízení stanoví lhůtu alespoň 2 měsíců. Smírné urovnání je procesní postup, který umožní účastníkům řízení o námitkách, které je řízením inter partes dohodnout se o rozsahu práv uplatněných proti přihlášenému označení. Pokud účastníci řízení o námitkách společně požádají o možnost smírného urovnání, je jim poskytnuta lhůta; v řízení Úřad rozhodne v rozsahu smíru.

Uvedená ustanovení odpovídají čl. 43 a 44 směrnice.

K bodům 75 až 77 (§ 27)

V ustanovení je nově zakotveno právo vlastníka ochranné známky rozdělit zapsanou ochrannou známku. Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitostí žádosti o úpravu přihlášky uvedeny v odstavci 6. Další navržené úpravy jsou legislativně technické povahy nezakládající nové povinnosti.

Navržené úpravy odpovídají čl. 41 směrnice.

K bodu 78 (§ 29)

Doba platnosti zápisu ochranné známky zůstává beze změny; zápis může být podle článku 49 směrnice obnoven, a to vždy na období deseti let.

Dochází k formulační změně odpovídající plné transpozici směrnice. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Neposkytnutí informace nezakládá odpovědnost Úřadu za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu.

Úprava správních poplatků za obnovu zápisu ochranné známky je nově upravena v zákoně o správních poplatcích.

Navržená úprava odpovídá čl. 48 a 49 směrnice.

K bodu 79 (§ 29a)

Z důvodů ochrany práv všech třetích osob nadále platí, že není možné prodloužit ani prominout zmeškání lhůty pro obnovu platnosti zápisu. Zavádí se zvláštní režim pro obnovu zápisu ochranné známky, která je pravomocně zrušena či prohlášena za neplatnou, případně, jejíž přihláška byla pravomocně zamítnuta, avšak účastník řízení proti rozhodnutí předsedy Úřadu podal správní žalobu. V takovém případě je účastník řízení oprávněn podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky ve lhůtách stanovených zákonem, ale k vlastní obnově zápisu ochranné známky dojde až následně, pokud správní rozhodnutí bude soudem zrušeno a bude zaplacen správní poplatek podle zákona o správních poplatcích.

Ustanovení je navrženo jako reakce na obiter dictum uvedené v rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 138/2014 ze dne 26. února 2015.

Rovněž v těchto případech platí "poshověcí" lhůta stanovená v čl. 49 směrnice.

K bodům 80 a 81 (§ 30)

Možnost omezení rozsahu ochrany ve vztahu k prvku ochranné známky ("disclaimer") se v souladu se směrnicí vypouští.

Ostatní změny jsou legislativně technické povahy.

K bodům 82 až 84 (§ 31)

Navržená úprava je v souladu s dikcí směrnice.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti návrhu na zrušení ochranné známky, jakož i počet vyhotovení návrhu v listinné podobě uvedeny v odstavcích 3 až 6.

Navržené úpravy odpovídají čl. 19 směrnice.

K bodu 85 (§ 31a)

Oproti dosavadní úpravě dochází ke změně účinků zrušení ochranné známky. Doposud mělo zrušení účinky "ex nunc", tedy v zásadě ke dni právní moci rozhodnutí o zrušení. Ochranná známka může být nyní zrušena jak ke dni podání návrhu, ale na žádost účastníka řízení i k dřívějšímu dni, ke kterému nastal důvod zrušení.

Navržené ustanovení odpovídá čl. 45 a 47 směrnice.

K bodům 86 až 89 (§ 32)

Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou na návrh třetí osoby, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo pokud přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Nově již nelze zahájit řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou z moci úřední.

Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 s tím, že podmínky pro uplatnění starších práv uvedených v § 7 musí být splněny již ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky.

Navržená úprava odpovídá čl. 4 a 45 směrnice.

K bodu 90 (§ 32a, 32b, 32c)

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou lze podat na základě jednoho či více starších práv za předpokladu, že všechna náležejí témuž navrhovateli. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se může týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.

Dosavadní úprava následků neužívání ochranné známky (§ 14) je mimo jiné nahrazena novou právní úpravy týkající se doložení řádného užívání starší ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Právní úprava týkající se doložení řádného užívání starší ochranné známky je obdobně upravena v řízení o námitkách.

Pokud ke dni podání návrhu (§ 32 odst. 3) je starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel na žádost vlastníka pozdější ochranné známky předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání návrhu byla starší ochranná známka řádně užívána (§ 13) pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založen návrh, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Pokud ke dni podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky byla starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel předloží rovněž důkaz o tom, že podmínky v § 13 byly splněny i k tomuto datu.

Ustanovení § 32b odst. 3 upravuje praxi Úřadu v souladu s čl. 8 směrnice.

Pravidla pro prohlášení známky za neplatnou mají odlišný režim, pokud má být prohlášena za neplatnou známka, z níž byla dovozena seniorita ochranné známky EU.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, jakož i počet vyhotovení návrhu v listinné podobě uvedeny v § 32a odst. 5 a 6.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky, jakož i počet vyhotovení žádosti v listinné podobě a požadavky na důkazy uvedeny v § 32c odst. 4 až 6.

Navržená ustanovení odpovídají čl. 8, 45, 46 a 47 směrnice.

K bodu 91 (§ 34)

Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky a o návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky bylo rozděleno a precizováno v několika ustanoveních. V důsledku toho se dosavadní ustanovení § 34 stalo nadbytečným. Z tohoto důvodu se navrhuje jeho zrušení.

K bodům 92 až 94 (§ 35)

Navrhovaná úprava vymezuje, že vlastníkem kolektivní ochranné známky se nadále mohou stát pouze takové právnické osoby, které mají právní osobnost a svéprávnost ve smyslu § 15 občanského zákoníku. Jedná se zejména o spolky výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků a právnické osoby veřejného práva.

Další úpravy mají pouze legislativně technickou povahu nezakládající nové povinnosti. Navržené úpravy odpovídají čl. 29 směrnice.

K bodům 95 až 97 (§ 36)

Vymezení osob, které budou oprávněny kolektivní ochrannou známku užívat, musí být uvedeno již v přihlášce. Dále návrh zákona v § 36 odst. 2 zpřesňuje obsah smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky, která musí být přiložena k přihlášce. Ve smlouvě se uvedou alespoň osoby oprávněné kolektivní ochrannou známku užívat, podmínky pro členství v právnické osobě, jakož i podmínky pro užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí.

Další úpravy mají pouze legislativně technickou povahu nezakládající nové povinnosti. Uvedené ustanovení odpovídá čl. 30 odst. 2 směrnice.

K bodům 98 až 100 (§ 37)

V odstavci 2 se zavádějí nové důvody pro zamítnutí přihlášky kolektivní ochranné známky

- odporuje-li smlouva o užívání kolektivní ochranné známky veřejnému pořádku nebo dobrým mravům,

- je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než kolektivní ochrannou známku.

Připomínky týkající se kolektivní ochranné známky mohou být založeny též na shora uvedených důvodech a na důvodech podle § 36 odst. 2.

Návrh zákona současně vytváří podmínky pro změnu smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky, pokud by její původní znění mohlo vést k zamítnutí přihlášky.

Uvedené ustanovení odpovídá čl. 31 směrnice.

K bodu 101 a 102 (§ 38)

Úprava možnosti podat žalobu pro porušování práv z kolektivní ochranné známky odpovídá čl. 34 směrnice.

Právo vlastníka kolektivní ochranné známky uplatňovat náhradu škody jménem svých členů či společníků zavedené v odstavci 4 vyplývá z čl. 34 odst. 2 směrnice.

V odstavci 5 se v souladu s čl. 34 odst. 1 s odkazem na čl. 25 odst. 4 směrnice výslovně zakládá právo osob oprávněných užívat kolektivní ochrannou známku (člena či společníka vlastníka kolektivní ochranné známky) vstoupit do řízení o porušení práv z kolektivní ochranné známky, aby uplatnily nárok na náhradu škody, která jim vznikla.

Další legislativně technické úpravy v tomto ustanovení nezakládající nové povinnosti.

K bodu 103 (§ 38a)

V průběhu platnosti kolektivní ochranné známky může dojít ke změně osob oprávněných užívat kolektivní ochrannou známku. Změnu složení členů či společníků vlastníka kolektivní ochranné známky Úřad na žádost zapíše do rejstříku. Dále Úřad zapíše do rejstříku změny smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky, pokud splňují zákonné podmínky.

Uvedené ustanovení odpovídá čl. 33 směrnice.

K bodu 104 (§ 39)

Kolektivní ochranná známka je předmětem vlastnictví právnické osoby (vlastníka kolektivní ochranné známky).

Omezení práv z kolektivní ochranné známky bylo zúženo pouze na zákaz poskytnutí licence, neboť právo užívat kolektivní ochrannou známku je založeno na jiném právním základě.

Uvedené ustanovení je v souladu s čl. 33 a 16 směrnice.

K bodu 105 (§ 40)

Stejně jako zákon klade nové požadavky na přihlášku kolektivní ochranné známky, stanoví i nové důvody pro zrušení kolektivní ochranné známky.

Ke zrušení kolektivní ochranné známky tedy nově může dojít, pokud

- vlastník nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání ochranné známky způsobem neslučitelným se smlouvou o užívání, včetně jakékoli změny této smlouvy zapsané v rejstříku,

- změna smlouvy o užívání ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s § 38a,

- způsob, jakým byla ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobilou klamat veřejnost způsobem uvedeným v § 37 odst. 2 písm. c).

Kolektivní ochranná známka nebude zrušena v případě, že její vlastník dodatečně změnou smlouvy o užívání vyhoví zákonným podmínkám.

Návrh na prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou může být též založen na důvodech pro zamítnutí přihlášky kolektivní ochranné známky podle § 37 odst. 2. Kolektivní ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou v případě, že její vlastník dodatečnou změnou smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky vyhoví zákonným podmínkám.

Uvedené ustanovení odpovídá čl. 35 a 36 směrnice.

K bodu 106 (§ 40a až 40d)

Navrhovaná úprava nově stanoví požadavky pro certifikační ochranné známky, které stvrzují určité vlastnosti výrobků nebo služeb.

S certifikační funkcí se do jisté míry setkáváme již v současné úpravě také u individuálních nebo kolektivních ochranných známek. Hlavním účelem nově upravené certifikační ochranné známky je informovat spotřebitele o tom, že výrobky nebo služby prodejce zboží nebo poskytovatele služeb, který certifikační ochrannou známku pro své výrobky anebo pro své služby užívá, splňují určitý standard. Z tohoto důvodu certifikační ochranná známka nerozlišuje jednotlivý zdroj výrobků nebo služeb, ale pouze garantuje určité vlastnosti výrobků nebo služeb.

Podle čl. 28 odst. 2 směrnice, jež se novými ustanoveními provádí, může být přihlašovatelem certifikační ochranné známky jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně institucí, orgánů a veřejnoprávních subjektů za podmínky, že nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány, a která je způsobilá k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být známka zapsána. Z povahy certifikační ochranné známky vyplývá, že může být převedena pouze na toho, kdo splňuje požadavky na certifikační autoritu v návrhu tohoto zákona stanovené.

K přihlášce certifikační ochranné známky musí být přiložena pravidla pro její užívání. Pravidla musí mimo jiné obsahovat podmínky pro užívání certifikační ochranné známky včetně sankcí a určení osob oprávněných certifikační ochrannou známku užívat. Náležitosti pravidel pro užívání certifikační ochranné známky jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 441/2003 Sb.

Přihláška certifikační ochranné známky může být zamítnuta kromě obecných důvodů pro zamítnutí přihlášky i tehdy, pokud přihlašovatel vykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány, nebo není způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být známka zapsána. Přihláška může být dále zamítnuta, pokud by pravidla pro užívání certifikační ochranné známky odporovala veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, anebo by bylo nebezpečí, že veřejnost bude klamána ohledně povahy nebo významu ochranné známky, zejména pokud by mohla byt považována za něco jiného než za certifikační ochrannou známku.

Připomínky týkající se certifikační ochranné známky mohou být založeny též na důvodech podle § 40b odst. 3.

V průběhu platnosti certifikační ochranné známky může dojít ke změně pravidel pro její užívání; Úřad takovou změnu pravidel pro užívání certifikační ochranné známky zapíše do rejstříku, pokud změněná pravidla splňují zákonné podmínky.

Mimo důvody podle § 31 Úřad zruší certifikační ochrannou známku také v případě, že

- vlastník certifikační ochranné známky nesplňuje podmínky uvedené v § 40a odst. 2,

- vlastník certifikační ochranné známky nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání certifikační ochranné známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání,

- změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu se zákonem,

- způsob, jakým byla certifikační ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobilou klamat veřejnost.

Certifikační ochranná známka nebude zrušena v případě, že její vlastník změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky vyhoví zákonným podmínkám.

Návrh na prohlášení certifikační ochranné známky za neplatnou může být též založen na důvodech pro zamítnutí přihlášky certifikační ochranné známky podle § 40b odst. 3. Certifikační ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou v případě, že její vlastník změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky vyhoví zákonným podmínkám.

Navržená úprava odpovídá čl. 27 a 28 směrnice.

K bodu 107 (§ 41)

Ustanovení § 41 v odstavcích 1 a 2 vymezuje náležitosti společné pro každé podání adresované Úřadu, které slouží jednak k identifikaci věci, jíž se podání týká (číslo spisu přihlášky nebo číslo zápisu ochranné známky), a jednak k identifikaci osoby podatele, případně dalších účastníků řízení, uváděných v podání.

Náležitosti podání směřujícího vůči správnímu orgánu, včetně identifikačních údajů, jsou obecně stanoveny v § 37 správního řádu. Ustanovení § 41 odst. 2 návrhu zákona upravuje údaje identifikující právnické nebo fyzické osoby (údaje o totožnosti) v řízeních podle zákona č. 441/2003 Sb. K identifikaci osoby činící úkony podle zákona o ochranných známkách se vyžaduje jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště v cizině a státní příslušnost, případně adresa pro doručování v případě fyzické osoby a název nebo obchodní firma a adresa sídla, případně adresa pro doručování v případě právnické osoby. Takové vymezení údajů je nezbytné s ohledem na požadavky vyplývající z mezinárodní Smlouvy o známkovém právu (TLT), sjednané v Ženevě dne 27. října 1994 a vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 199/1996 Sb., kterou je Česká republika vázána. Tato smlouva neumožňuje požadovat po podateli datum narození ani identifikační číslo osoby. Navrhovaná úprava umožňuje podateli na základě svého uvážení poskytnout další údaje nad rámec povinných údajů, které Úřadu umožní využít údaje o těchto osobách k jejich identifikaci ze základního registru obyvatel, jakož i z jiných informačních systémů veřejné správy (informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců).

Správní řád stanoví v § 37 náležitosti podání vůči správnímu orgánu. Vedle těchto náležitostí mohou být podle § 37 odst. 2 věty poslední správního řádu zákonem stanoveny i další náležitosti podání jdoucí nad obecný standard vyplývající ze správního řádu. Nově navržená právní úprava vychází z obecného vymezení náležitostí podání ve správním řádu a nad rámec správního řádu zároveň stanoví některé náležitosti jednotlivých podání v řízení o ochranných známkách.

V odstavci 3 se v souladu s dosavadní právní úpravou v zákoně č. 441/2003 Sb. stanoví požadavek na podání v českém jazyce a dále se stanovením požadavku pouze na listinnou nebo elektronickou podobu podání vylučuje možnost činit podání před Úřadem ústně do protokolu.

K bodu 108 (§ 42)

Úprava správního poplatku za přijetí rozkladu a následky jeho nezaplacení je nově obsažena v zákoně o správních poplatcích. Sjednocuje se tak nakládání s jednotlivými druhy podání, pokud účastník včas a řádně nezaplatí příslušný správní poplatek.

K bodům 109 a 110 (§ 43)

Návrh odstraňuje úpravu, jež je obsažena v nyní platném znění správního řádu.

K bodům 111 až 115 (§ 44)

Úřad vede rejstřík jakožto veřejný seznam obsahující rozhodné údaje o přihláškách a o zápisech ochranných známek. Návrh zákona nově upravuje potřebu Úřadu, která vyvstala z praxe, opravit v rejstříku zejména zjevné písařské chyby. Úřad opraví bez zbytečného odkladu zjištěné chyby v rejstříku a o provedených opravách informuje dotčenou osobu.

V souvislosti se zrušením vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, jsou údaje, které rejstřík obsahuje, uvedeny přímo v § 44. V souvislosti se zavedením certifikačních ochranných známek se do rejstříku nově zapisují jak okruh osob oprávněných užívat certifikační ochrannou známku, tak pravidla pro užívání certifikační ochranné známky.

Další úpravy mají pouze legislativně technickou povahu nezakládající nové povinnosti.

K bodům 116 a 117 (§ 45)

V odstavci 2 se výslovně uvádí, že v řízení zahájeném na návrh Úřad rozhoduje v rozsahu podání účastníků a na základě jimi předložených důkazů.

K bodům 118 až 122 (§ 46 a 47)

V souladu s mezinárodními smlouvami došlo k upřesnění pojmu "podnik" a k jeho nahrazení pojmem "skutečný obchodní a průmyslový závod".

K bodům 123 až 125 (§ 48)

V odstavci 1 se výslovně stanoví, že zápis mezinárodní ochranné známky s vyznačením České republiky má tytéž účinky jako podání přihlášky národní ochranné známky. Odstavec 3 pak stanoví, že zapsaná mezinárodní ochranná známka, jíž byla přiznána ochrana v České republice, má tytéž účinky jako zápis národní ochranné známky.

Další úpravy mají pouze legislativně technickou povahu nezakládající nové povinnosti.

K bodu 126 (§ 48a a 48b)

V důsledku zrušení prováděcího právního předpisu, vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, jsou náležitosti žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky a náležitosti žádosti o zápis změn mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku ochranných známek uvedeny v § 48a a 48b. Vymezení náležitostí je převzato z dosavadní úpravy ve vyhlášce.

K bodům 127 až 136 (§ 49 až 51)

V souladu s nařízením o ochranné známce EU se § 49 zrušuje. Odpadá možnost podání přihlášky ochranné známky EU prostřednictvím národního úřadu. Přihlášku ochranné známky EU bude možno podat pouze přímo u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Odkaz na nařízení Rady odpovídá označení konsolidovaného znění tohoto unijního právního předpisu, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.

Dochází k sjednocení terminologie upravené ve směrnici. Další úpravy mají pouze legislativně technickou povahu nezakládající nové povinnosti.

K bodu 137 (§ 53)

Vzhledem k tomu, že navrženou právní úpravou se ruší vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, a náležitosti podání jsou nyní upraveny přímo v jednotlivých ustanoveních návrhu zákona, ruší se zmocňovací ustanovení v § 53.

K bodu 138 (Příloha č. 1 a 2 k zákonu č. 441/2003 Sb.)
Příloha č. 1

V návrhu zákona se nově zavádí příloha č. 1 k zákonu č. 441/2003 Sb., ve které jsou s ohledem na nové pojetí ochranné známky podrobně upraveny jednotlivé druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření.

Jednou z hlavních změn reformy známkového práva je zrušení požadavku grafického znázornění v definici ochranné známky, která vychází z čl. 3 směrnice a je zapracována v § 1a návrhu. Díky novému znění definice ochranné známky EU i národní ochranné známky je možné akceptovat nové druhy ochranných známek.

Vzhledem k tomu, že směrnice neuvádí definice druhů ochranných známek, ani nestanoví specifické požadavky týkající se jejich ztvárnění, vychází navrhovaná úprava z čl. 3 prováděcího naříz ení K omi se (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie18), které provádí nařízení o ochranné známce EU.

Z tohoto důvodu v souladu s harmonizačními cíli směrnice rovněž Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví a národní úřady přijaly 20. listopadu 2017 Společné prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek19).

Vymezení jednotlivých druhů ochranných známek a způsob jejich vyjádření umožní přihlašovateli snadnější orientaci při přihlašování ochranné známky a povede ke zvýšení předvídatelnosti a právní jistoty účastníků řízení a veřejnosti.

Příloha č. 2

K přihlášce certifikační ochranné známky musí být, na rozdíl od individuálních nebo kolektivních ochranných známek, přiložena pravidla pro užívání certifikační ochranné známky, která kromě prohlášení přihlašovatele, že splňuje zákonné požadavky, obsahují i vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikovány, a podmínky užívání certifikační ochranné známky včetně sankcí. V pravidlech pro užívání musí být jednoznačným způsobem vymezen rovněž okruh oprávněných osob, popř. uvedeny osoby oprávněné certifikační ochrannou známku užívat.

Dále pravidla pro užívání certifikační ochranné známky musí obsahovat způsob, jímž bude přihlašovatel testovat stanovené vlastnosti předmětných výrobků nebo služeb a dohlížet na užívání certifikační ochranné známky, přičemž testování může provádět samotný přihlašovatel nebo jím pověřená osoba.

____________________

16 Vyhláška č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb., Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví.

17 Úřední věstník L 376, 27. 12. 2006, s. 21, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě.

18 Úřední věstník L 205, 8. 8. 2017, s. 39-58, referenční č.: „C(2017) 3224".

19 Společné prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek, přijato Správní radou EUIPO, 20. listopadu 2017, zveřejněno na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.